특허·상표·영업비밀

상표 등록 요건 #1 – 보통명칭, 관용표장

By 2022년 6월 23일 1월 2nd, 2023 No Comments

안녕하세요, 법무법인숲 송동수 변호사 (변리사 겸 가맹거래사)입니다.

 

상표 등록요건은 지정상품별로 판단합니다.

가맹본부나 개인사업자가 상표를 출원한다고 하더라도 모든 상표가 등록되는 것은 아닙니다. 상표법이라고 하는 제도가 요구하는 상표 등록요건을 충족해야만 합니다.

이와 관련하여 상표 등록요건은 상표출원 시 기재한 상품류 마다 별개로 판단합니다. 그러므로 어떤 상품에 대하여는 상표등록이 허용될 수 있는 반면, 상표법상 등록요건을 충족하지 않는 상품에 대하여는 상표등록이 허용되지 않을 수 있습니다.

간혹 ‘1상표 1출원주의’라는 말을 들어보셨겠으나, 상표등록출원은 상표마다 상표를 사용할 1 또는 2개 이상의 상품을 지정하여 출원하여야 하고, 1개의 출원서로 동시에 2이상의 상표를 출원하는 것은 허용되지 않습니다.

상표 등록요건 #1 – 상표법 제33조 제1항 제1호, 제2호

상표는 다른 상품, 서비스와 구별할 수 있도록 해주는 ‘자타상품식별기능’이 가장 중요하기 때문에, 상표로서 등록되기 위해서는 ‘식별력’을 갖추어야만 합니다.

식별력이라 함은 “거래자나 일반 수요자로 하여금 상표를 표시한 상품이 누구의 상품인가를 알 수 있도록 인식시켜 주는 것”을 말하며, 상표법 제33조 제1항은 식별력이 부정되어 상표로서 등록받을 수 없는 경우를 열거하고 있습니다.

상품의 보통명칭

보통명칭이라 함은 “그 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로서 실제 사용되고 인식되어 있는 일반적인 약칭, 속칭, 기타의 명칭”을 말합니다. 대법원 판례는 상품의 보통명칭은 그 동종업자들만이 아니라 실제 거래상 일반 소비자들까지도 지정상품의 보통명칭으로서 그와 같은 명칭을 보통으로 사용하는 것을 말한다고도 하였습니다.

보통명칭 정의가 쉽게 와닿지 않는데, 아래 표는 판례를 통해 보통명칭이라고 인정된 예입니다.

보통명칭과 관련하여 예를 들면, 부사, 아오리, 홍로 등의 품종으로 잘 알려진 ‘사과’와 관련하여, Apple이라는 상표를 지정상품 ‘사과’에 대해 사용하면 ‘보통명칭’에 해당함은 당연합니다. 반면 Apple이라는 상표를 전자제품, 가구, 자동차 등에 사용하는 것은 ‘보통명칭’이 아닌 ‘지정상품과 관계없는 용어’를 선택한 ‘임의선택 표장’에 해당한다고 할 것입니다.

이처럼 보통명칭인지 여부는 지정상품과의 관계를 고려하되, 판례는 일반수요자에게 보통명칭으로 인식될 우려만으로는 보통명칭이라고 단정할 수 없고 실제 보통명칭으로 사용되고 있을 것을 요합니다. 따라서 상표의 명칭이 사전, 잡지, 신문 등의 문헌에서 보통명칭으로 사용된다는 사실만으로는 보통명칭화 되었다고 단정할 수 없습니다.

다만 보통명칭으로 상표등록이 거절되는 사례는 흔하지 않으나, 보통명칭과 관련하여 참고할 점이 있습니다. 가맹본부로서는 향후 상표등록이 이루어진 뒤, 가맹본부 및 가맹점주로 하여금 등록상표라는 표기를 함께 부기하여 사용하게 하고, 제3자의 무단사용에 대한 권리행사를 통해 상표관리에 만전을 기하여야 한다는 점입니다.

 

“연두해요~ 연두해요~”

아직 보통명칭 수준에 이르렀다고 보기 어렵지만, 대형마트나 백화점 등지에서 “연두해요~ 연두해요~”라는 노래를 들어보고는 했을 것이다. 심지어 요리 유튜버나 요리 방송에서 아예 “연두”라고 칭하여 사용할 정도인데, 만일 음식 ‘조미료’에 “연두해요”라는 말이 일반적으로 사용된다면, 처음 상표등록 시에는 식별력이 있었다고 할지라도 결과적으로 보통명칭화 될 수도 있다는 점입니다.

관용 상표

관용표장이란 특정종류의 상품에 대하여 관용적으로 사용되고 있는 표장을 말하며, 그 상품을 취급하는 거래계에서 동종업자들 사이에 자유롭고 관용적으로 사용되는 결과 자타상품식별력을 상실한 표장을 말합니다.

관용상표인지 여부는 지정상품과의 관계를 고려하며, 관용표장임을 직감케 하는 경우에는 관용표장과 동일하지 않더라도 상표등록이 거절됩니다. 또한 반드시 전국적으로 관용화되어 있을 필요도 없다고 보고 있습니다.

① 장식용 시트에 대하여 ‘데코’, ‘DECOSHEET’를 사용한 경우, ② 꼬냑에 대하여 ’나포레온‘은 지정상품과의 관계에서 ’관용상표‘로 보고 있습니다.

적어도 특정 지정상품에 대하여 그 상품을 거래하는 수요자가 쉽게 상품을 떠올릴 수 있다면 ‘관용상표’에 해당한다고 할 것입니다.

 

“나 오늘 당근하러 간다~”

2010년대 중후반 들어 온라인 플랫폼을 통한 거래가 확산되고 있는데, 과거 ‘중고나라’라고 불렸던 카페를 통해 이루어진 중고거래가, 지금은 애플리케이션을 통해 이루어지고 있습니다. 이와 관련하여, SNS와 같은 온라인 커뮤니티나 직장에서 “당근”, “당근한다”, “당근하러 간다”라는 말을 사용하는 것을 들으신 적 있을 것입니다. 만약 “중고거래 = 당근”이라는 인식이 확산된다면, ‘당근’ 역시 관용표장에 해당할 수도 있다는 것입니다.