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가맹본사 가맹점 영업표지를 상표등록도 하지 않았다고요?

By 2022년 5월 17일 5월 24th, 2022 No Comments

안녕하세요, 법무법인 숲 송동수 변호사(변리사 겸 가맹거래사)입니다.


Q. 가맹본사, 상표출원은 왜 해야 할까요?

가맹사업은 가맹본사가 가진 ‘브랜드 가치’를 기반으로 한 복제사업으로, 그 무엇보다 영업표지 즉 상표가 제일 중요합니다. 상표는 특정 가맹본부와 다른 가맹본부를 구별하게 하는 것은 물론 특정 가맹본부의 상품・서비스의 품질이 일정 수준 유지되고 있음을 나타내는 일종의 ‘증빙’으로서의 기능을 수행하기도 합니다. 더욱이 가맹본부의 상표는 일반 소비자에게 상표 그 자체로서 광고 기능을 수행하기도 하는바, 가맹본사의 상표는 그 의미가 상당히 중요하다고 할 것입니다.

더욱이 법원은 “가맹사업은 ‘영업표지의 사용’과 ‘영업활동에 대한 지원・교육’이 핵심 요소”라고 판단하는데, ‘영업표지’가 갖는 중요성은 이루 말할 수 없다고 할 것입니다.

특히 가맹본사가 가맹사업을 영위하기 위하여 공정거래위원회에 ‘정보공개서’를 등록할 때에는 최소한 ‘영업표지로 사용할 상표’가 ‘출원’되어 있어야 정보공개서 등록이 가능합니다.

Q. 상표는 왜 특허청에 출원절차를 진행하여 출원일을 인정받아야 하나요?

특허는 기술적 사상의 창작에 대해 보호가 주어지는 반면, 상표는 특정표장을 선택하였다는 것만으로는 산업재산권 제도 하의 보호가 전혀 주어지지 않습니다.

가맹본부가 특정 가맹사업을 시작하고자 하는 경우, 관련 서류를 빠르게 준비하여 특허청에 상표출원서를 적시에 제출하는 것이 반드시 필요합니다. 출원일이 인정되어야만 ‘선출원’ 지위가 부여되어, 다른 후발주자가 동일・유사한 상표를 출원하는 것을 저지할 수 있다고 할 것입니다.

특히 법원은 “가맹계약 체결당시 특정 영업표지를 이용하여 가맹사업을 영위하는 것이 불가능한 상황인 경우”에 가맹본부가 가맹희망자에게 손해배상책임을 부담할 가능성도 존재한다고 판단한 바 있으므로, 가맹본부로서는 상표권을 적시에 확보해 두는 것이 반드시 필요하다고 할 것입니다.

Q. 상표권을 출원하지 않았다가 문제가 되었던 사례가 있나요?

2018. 1.경부터 2021. 12.까지 SBS에서 방영되어 세간의 화제를 불러일으킨 예능프로그램 ‘백종원의 골목식당’을 적어도 한 번쯤은 들어보셨을 것입니다. 포털사이트나 인터넷 커뮤니티의 기사/게시글에서 소위 “XX동네 ‘빌런’이 등장했다”라는 내용을 자주 보신 적 있었을 것입니다.

일반적으로 소상공인은 영세한 규모로 영업체를 운영하는 까닭에 상표출원 절차를 이행하지 않는 경우가 다수입니다. 그런데 ‘백종원의 골목식당’ 경북 포항편에서 등장한 적 있었던 ‘덮죽’의 경우, 프로그램을 통해 ‘덮죽’이 유명세를 타고 있던 찰나, 전혀 관련 없는 사람이 상표출원 절차를 남들 모르게 진행하고 있었고, 이에 ‘덮죽’ 당사자는 상표권을 적시에 획득하지 못하는 사태가 발생하고 말았습니다.

가맹사업을 개시하고자 하는 가맹본부로서는 지체없이 상표출원 절차를 진행하되, 상표출원 절차를 진행하기에 앞서 상표등록 가능성에 대해 전문가의 도움을 받아 검토를 병행함으로써 적시에 상표등록을 도모해야 할 것입니다.

Q. 가맹본사가 아닌 대표 개인이름으로 상표를 출원해도 문제가 없나요?

상표법은 상표를 사용하거나 사용하려는 자가 등록을 받을 수 있고, 특허청은 상표를 사용하거나 사용하려는 의사가 없는 것으로 합리적 의심이 드는 자에 대해서 사용의사를 확인할 수 있습니다. 이는 소위 ‘상표브로커’에 의한 상표선점을 방지하는 것은 물론 상표 선점으로 인해 발생하는 불필요한 비용을 감소시키기 위함입니다.

그런데 가맹본부의 상표는 가맹본부 법인이나 가맹점주에 의해 사용되는 것이지, 가맹본부의 대표자 등 특수 관계인이 해당 상표를 직접 사용하는 것은 아니므로, 가맹본부의 대표자 등 특수 관계인이 가맹본부의 상표를 출원하는 경우 특허청은 출원인에게 사용의사를 확인하는 것으로 제도가 변경되었습니다.

Q. 가맹본사가 아닌 개인 명의로 상표를 출원하는 경우 해결방안은 무엇인가요?

가맹본부가 아닌 가맹본부 대표가 상표를 등록받기 위해서는 상표를 사용하거나 사용하고자 하는 가맹본부로 출원인을 변경하여야만 합니다. 불필요한 절차로 인해 발생하는 비용과 시간 소모를 최소화하시기 바랍니다.

법무법인 숲은 가맹본부가 가맹사업을 진행함에 있어 고려해야 할 상표, 특허 등의 지식재산권 제도에 관해 소개할 예정이니 참고 부탁드립니다.